Dans une récente décision (aff. Kompakwerk GmbH c/ LivePerson Netherlands B.V., 4 septembre 2024, [2024] EWHC 2278 (Comm)), la High Court of Justice de Londres a jugé que les abonnements SaaS limités dans le temps ne sauraient être regardés comme des contrats de vente. En conséquence, il n’est pas possible pour un revendeur de telles licences de bénéficier du statut protecteur des agents commerciaux, celui-ci étant réservé aux intermédiaires intervenant dans la « vente de marchandises ».

Cette décision, qui repose sur la directive 86/653/CEE, devrait être considérée avec beaucoup d’intérêt par les professionnels et praticiens car elle est de nature à compléter utilement l’interprétation connue de la CJUE.

La contractualisation des relations entre éditeurs et distributeurs de logiciels revêt une grande diversité en raison de la complexité de ce type de partenariat (marketing et avant-vente, support technique, détermination de la rémunération…), des modalités de remise de la solution (copie physique, téléchargement, SaaS…) et de la relation juridique revendiquée (commissionnaire, agents, revendeurs, référenceurs…). Comme nous allons le voir, la durée de la licence d’utilisation consentie au client final devrait également influer sur les termes du contrat de distribution.

Dès lors qu’un distributeur intervient dans la négociation et/ou la conclusion du contrat de licence entre l’éditeur et le client, la question de savoir si l’intermédiaire peut être qualifié d’agent commercial se pose souvent, celle-ci étant aussi pertinente que lourde de conséquences :

• Pertinente, car la notion d’agent commercial, telle que définie par la directive 86/653/CEE (art. L.134-1 Code de com), vise les opérations de « vente ou d’achat de marchandises ». Or, il n’est pas évident qu’une licence d’utilisation de logiciel, qui est un bien immatériel, relève de cette définition de « marchandise », terme souvent associé aux biens corporels et à un transfert de propriété.

• Lourde de conséquences, car le régime européen de l’agent commercial offre à celui-ci des garanties aussi enviables que potentiellement onéreuses pour le commettant, en particulier un droit à commissions et une indemnité de fin de contrat.

La position de la CJUE s’agissant des licences perpétuelles

En 2021, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) avait jugé, à propos d’un revendeur de licences de logiciel perpétuelles, que celui-ci pouvait effectivement être considéré comme un agent commercial (CJUE, 16/09/2021, C-410/19, The Software Incubator Ltd c/ Computer Associates).

La CJUE avait alors considéré qu’un logiciel peut être considéré comme une « marchandise » puisqu’il revêt une valeur commerciale et est susceptible de faire l’objet d’une transaction commerciale. Ce faisant, la « marchandise » devenait synonyme de « bien », dont on sait qu’il peut être matériel ou immatériel.

Les juges européens avaient ensuite caractérisé l’existence d’un transfert de propriété, en relevant que la copie du logiciel (qui résultait d’un téléchargement) était définitivement cédée au client puisque la licence était perpétuelle. L’assimilation de la licence d’utilisation perpétuelle d’un progiciel à un contrat de vente n’était d’ailleurs pas nouvelle (CJUE, 3/07/2012, C-128/11, Usedsoft GmbH c/ Oracle International Corp.).

Mais l’offre de licence logicielle en mode SaaS, qui n’implique ni remise d’une copie du logiciel ni droit perpétuel, conduira inévitablement la Cour de Justice à s’interroger à nouveau.

En attendant, on peut donc prendre connaissance avec un grand intérêt de la décision de la juridiction londonienne, puisqu’elle constitue une nouvelle interprétation de la directive 86/653 à l’aune des offres SaaS.

L’offre commerciale en SaaS ne peut être assimilée à une vente

Le cas portait sur un revendeur qui fournissait à des utilisateurs finaux un accès à une solution informatique sous une licence de type SaaS annuelle. La question était de savoir si ce revendeur pouvait être qualifié d’agent commercial et ainsi bénéficier des protections de la réglementation britannique transposant la directive 86/653.

La High Court a estimé que le modèle SaaS basé sur le Cloud pour la fourniture de logiciels aux clients pour une période limitée n’impliquait pas de « vente » et devait au contraire être considérée comme de la « location » (« a rental »). En l’absence de droit permanent concédé au client, il n’est pas possible d’assimiler la transaction à une vente de logiciel.

En conséquence, le distributeur d’un logiciel commercialisé en mode SaaS ne saurait bénéficier du régime propre aux agents commerciaux.

Quelles conséquences à l’arrêt Kompaktwerk ?

Certes, certains souligneront que cette décision émane d’une juridiction britannique et est rendue plusieurs années après le Brexit. Elle n’a pas vocation à rentrer dans l’ordre jurisprudentiel communautaire ou français. Cela est incontestable, et aucune juridiction de l’Union ne peut s’estimer liée par l’arrêt Kompaktwerk. On ajoutera même que la remise en cause en profondeur du règlement transposant la directive de 1986 est un véritable serpent de mer au Royaume-Uni.

Il n’empêche que la lecture de cette décision démontre à quel point celle-ci se fonde sur le texte de la directive et la jurisprudence de la CJUE. Elle n’en prend pas le contre-pied, mais au contraire semble fidèlement la faire sienne : Puisque la CJUE considère qu’il doit y avoir assimilation à la vente dès lors que le client a un droit permanent sur un logiciel, alors il ne saurait y avoir une telle assimilation si ce droit est précaire, comme c’est le cas d’une offre Cloud reconductible annuellement.

Pour les professionnels, distributeur et revendeurs, il est peut-être temps de corriger ou d’améliorer le modèle contractuel retenu. Quant aux juristes spécialisés, cet arrêt offre l’occasion de reprendre ce lancinant débat académique sur la qualification juridique de la licence de logiciel !

Par Antonin STAUB, le 14 novembre 2024

En 2021, le cabinet Amar Goussu Staub a été une fois de plus désigné comme cabinet de référence en France pour les dossiers de contentieux de brevets par le très prestigieux classement JUVE PATENT.

De très prestigieuses références ont en effet récemment décidées de nous faire confiance dans des dossiers hautement stratégiques.
Merci à tous ceux qui ont contribué à ces opportunités et succès.

Nous sommes heureux d’annoncer que Amar Goussu Staub a eu les honneurs de JUVE Patent dans le classement 2020 des « Top patent litigation firms in France »:

«This small IP boutique is well positioned in the Paris market and is best known in patent litigation for its notable clients from the telecoms sector. It also boasts a solid client base of French midsized companies. The team has gained visibility in patent litigation. The work of name partner Cyrille Amar in high-profile telecoms proceedings, e.g. on the side of ETSI in the pan-European dispute between TCL and Philips, drew the most attention in the market. He acted for LG in the dispute against Conversant Wireless and was to thank for the NPE’s controversial SEPs being declared non-essential. Another major mobile telecoms provider, Ericsson, banked on his know-how in high-profile proceedings. Besides these, French clients from a range of industrial sectors, e.g. heating technology or medical devices, frequently call on the team for patent disputes. The firm also advises on licensing and FTO, as well as covering the IP side of deals.”

Compétence du tribunal judiciaire de Paris pour les litiges FRAND

Une première décision a été rendue le 7 février 2020 dans l’affaire opposant TCL à Philips et dans laquelle l’ ETSI, représenté par notre cabinet, a été appelé dans la cause.

Le juge de la mise en état a débouté Philips de son incident et décidé que le Tribunal Judiciaire de Paris était compétent pour connaître d’une demande de fixation des conditions FRAND.

Il a relevé à cette occasion, suivant en cela notre argumentation, que le lien entre le promettant (Philips), le stipulant (l’ETSI) et le bénéficiaire (TCL) découlait des règles de l’ETSI et était ainsi de nature contractuelle.

Une audience au fond se tiendra le 2 juin 2020 au cours de laquelle le tribunal examinera la demande de l’ETSI visant à être mis hors de cause, notamment au motif que la stipulation pour autrui exclut toute implication du stipulant dans la relation entre le promettant et le bénéficiaire dès lors que le bénéficiaire a accepté la promesse.

 

Originalité d’un manche de couteau : Le tribunal judiciaire tranche le cas en faveur de notre client! Le cabinet est intervenu dans un litige en contrefaçon de droit d’auteur, en défense des intérêts d’un leader français de la coutellerie. Le Tribunal Judiciaire de Paris a retenu le caractère original du modèle de manche de couteaux, lequel constitue une œuvre protégeable sur le fondement du droit d’auteur, et a condamné la partie adverse pour contrefaçon. Le Tribunal a en outre prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte.

Usurpation d’identité d’une ESC: Nullité des marques pour dépôt frauduleux. Le cabinet a défendu une école supérieure de commerce, dans un dossier de dépôt frauduleux de marques. Le Tribunal a prononcé la nullité des marques déposées par la partie adverse, pour dépôt frauduleux et pour atteinte à un nom de domaine. Le Tribunal Judiciaire de Lyon a par ailleurs condamné la partie adverse pour concurrence déloyale, et ordonné le transfert des noms de domaine sous astreinte.

Brevets essentiels (FRAND): Du nouveau dans l’affaire Philips c/ TCL. Le 3 décembre, lors d’une audience d’incident relative à la compétence de la juridiction française dans le litige opposant Philips à la société TCL, dans lequel l’ETSI a été attrait par TCL, Cyrille Amar a plaidé la mise hors de cause de l’ETSI. En savoir plus

Le contrat : outil de protection du secret des affaires en matière de télécommunications. Retrouver l’article de Cyrille Amar dans le numéro de décembre 2019 de la revue Communication – Commerce électronique (ref CCE 2019/12, pratique n°16)

Contrefaçon de marques et concurrence déloyale : succès judiciaire en faveur d’un célèbre orchestre! Le cabinet a défendu un orchestre de musique mondialement connu, dans un dossier de dépôt frauduleux de marques et de concurrence déloyale et parasitaire. Le transfert des marques au profit de l’orchestre a été ordonné par le TGI de Lyon, qui a par ailleurs condamné la partie adverse pour concurrence déloyale et parasitaire, prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte, et ordonné la publication du jugement.

Le cabinet accueille un nouveau collaborateur depuis le 4 septembre: Le cabinet a le plaisir de vous annoncer l’arrivée ce jour de Pierre Nieuwyaer en qualité de collaborateur. Bénéficiant déjà d’une riche expérience de plusieurs années dans un grand cabinet d’affaires international, Pierre vient renforcer les équipes en place. Apprenez-en plus sur lui ici.

Encore un audit RGPD achevé! Le Cabinet a achevé dans les délais requis (fin juillet!) l’audit RGPD et la revue de la mise en oeuvre des préconisations faites auprès d’un fournisseur de service BtoB intervenant dans le monitoring de sites et d’applis et spécialisé dans la banque, l’assurance, le luxe et l’e-commerce.

Propriété intellectuelle et film d’animation: Le cabinet a achevé la formalisation des cessions de droits nécessaires à l’exploitation d’un dessin animé original. Les contrats conclus concernent les droits des concepteurs, dessinateurs et du compositeur de la musique originale, ainsi que l’avant-commercialisation du film d’animation.

Internet des objets (IoT): Le Cabinet a accompagné l’un de ses clients, leader mondial de la vente de spiritueux dans le monde, dans une opération de marketing d’envergure et inédite faisant appel à l’Internet des Objets.

Le cabinet accompagne aussi les projets caritatifs: Le cabinet est particulièrement fier d’avoir conseillé un restaurant associatif dans son projet de partenariat avec un concept de restauration original visant à lutter contre le gaspillage alimentaire tout en proposant des repas à des personnes en difficultés, dans un cadre confortable, artistique et contemporain. Des grandes signatures mondialement connues dans le monde de la cuisine et de l’art contemporain ont participé à ce fabuleux projet.

Le cabinet a été distingué parmi les « Equipes Montantes » dans la catégorie « Avocats: Brevets » à l’occasion de l’édition 2018 des Trophées du Droit Edition conseils juridiques.

Finalisation d’un important avenant à un contrat portant sur la fourniture et l’installation d’un système de monitoring de communications

Finalisation d’un important contrat portant sur la fourniture d’un système de supervision des communications électroniques, en cours de négociation depuis la mi-août 2017.

Assistance d’un éditeur de logiciel dans le domaine de l’assurance pour la contractualisation d’un PoC (Proof of Concept)

Procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Paris concernant une action en parasitisme dans le domaine des sites de rencontre sur Internet et des cosmétiques

Procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Paris concernant une action en contrefaçon de brevet européen dans le domaine des laminateurs

Conseil d’un établissement public à caractère scientifique et technologique sur la détermination de la titularité d’un logiciel créé par un employé.

Procédure devant la Cour d’appel de Paris concernant une action en contrefaçon de droits d’auteur, concurrence déloyale, parasitisme et dénigrement dans le secteur des arts de la table

Procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Paris concernant une action en contrefaçon de brevet français, concurrence déloyale et parasitisme dans le secteur médical

Etude jurisprudentielle en matière de propriété intellectuelle et droit de la distribution dans l’UE pour un acteur international dans le domaine de la santé et des cosmétiques.

Conseil d’une collectivité territoriale dans la protection de nouvelles marques et assistance dans ses échanges avec l’INPI

Consortium de R&D concernant un système de chiffrement des communications électroniques de bout en bout

Contrat de mise en place d’un programme de Bug Bounty (tests communautaires d’attaques informatiques)

Transaction dans le cadre d’une procédure de contrefaçon de marques dans le secteur de la hifi

Rédaction d’un contrat de développement de site Web pour un fabriquant d’huiles industrielles

Défense d’un opérateur de télécommunication mobile devant un tribunal arbitral en matière de licence FRAND sur des brevets essentiels.

Support juridique dans le cadre de la réponse à un appel d’offres émis par une banque de premier rang, concernant la fourniture d’une solution de souscription électronique d’assurances

Défense d’un opérateur du secteur du tourisme dans une procédure de contrefaçon de marque

Prestation de conseil relative à la règlementation des biens à double usage (dite « R-226-1 »)

Action en revendication de propriété dans l’intérêt d’un célèbre footballeur (marque patronymique)

Négociation d’une transaction intervenue dans le cadre d’un projet à long terme d’investissement et de recherche collaborative dans le secteur des biotechnologiques et de la pharmacie.

Négociation d’un accord d’assistance en régie à un projet de R&D concernant la 5G, entre un acteur spécialiste de la simulation de réseaux et un grand équipementier télécoms.

Procédure judiciaire devant la Cour d’appel de Paris concernant une action en contrefaçon de dessins et modèles dans le secteur de la distribution optique.

Finalisation d’une négociation concernant un projet de développement produit entre un concepteur de puces électroniques multi-cœurs et un équipementier aéronautique.